Содержание исключительного права обладателей патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Как было отмечено ранее, в отечественной доктрине исключительное право воспринимается с точек зрения его негативной (право исключить всех и каждого из зоны легальной монополии) и позитивной составляющих (право использовать результат интеллектуальной деятельности любым незапрещенным способом).

Патентообладатель объекта промышленной собственности может использовать принадлежащее ему исключительное право любыми не противоречащими закону способами (ст. 1358 ГК РФ). Другими словами, усмотрение патентообладателя в данном случае не ограничено ничем, кроме рамок закона. Например, нельзя использовать изобретение для производства наркотических средств и психотропных веществ, так как такое использование противоречит общественным интересам и запрещено уголовным законодательством.

Конкретные правомочия правообладателя патента, которые он может осуществлять в рамках реализации своего исключительного права, перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Данное законодательное положение полностью соответствует ст. 28 Соглашения ТРИПС, посвященной правам патентообладателя.

Необходимо понимать, что перечень, закрепленный в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим. В частности, правообладатель также может ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, продавать, хранить продукт, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец.

Зарубежный опыт. В законодательстве многих зарубежных государств воспринят подход, в соответствии с которым исключительное право обладателя патента – это право исключить всех третьих лиц из зоны своей легальной монополии.

Например, в ст. L613-3 Кодекса промышленной собственности Франции без согласия владельца патента запрещено, в частности, “производить, предлагать к продаже, вводить в гражданский оборот или использовать” запатентованный объект.

В п. 42 Патентного закона Бразилии указано, что “патент предоставляет его правообладателю право препятствовать любому третьему лицу без его согласия производить, использовать, предлагать к продаже, продавать или ввозить” продукт или процесс, защищенный патентом.

В соответствии с § 9 Патентного закона Германии “патент имеет такой эффект, что только патентообладатель имеет право использовать запатентованное изобретение в соответствии с действующим законодательством. Любому другому лицу без согласия патентообладателя запрещено…” использовать запатентованное изобретение.

В США в соответствии со ст. 154(а) раздела 35 Свода законов США “каждый патент должен содержать краткое название изобретения и предоставлять патентообладателю, его наследникам или правопреемникам право исключить других лиц от создания, использования, предложения к продаже или продажи изобретения на территории всех Соединенных Штатов Америки или импорта изобретения на территорию Соединенных Штатов Америки” .

Таким образом, исключительное право обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец предоставляет правообладателю право использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным законом способом, в том числе распоряжаться им по своему усмотрению путем заключения любых гражданско-правовых договоров (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, в частности, считается: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продуктов, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Ввозом на территорию Российской Федерации считается импорт объекта промышленной собственности, защищенного патентом Российской Федерации.
Изготовлением запатентованного объекта считаются действия, в результате которых запатентованный объект промышленной собственности производится другим лицом, отличным от патентообладателя. Применением запатентованного изобретения считается использование изобретения в соответствии с его назначением .

Иное введение в гражданский оборот может иметь место в случае заключения сделок, как связанных с отчуждением объекта промышленной собственности, так и не связанных с отчуждением, например сделок по аренде или доверительному управлению.

Хранение имеет место не только в том случае, когда осуществляется запас запатентованных объектов, но и в том случае, когда лицом осуществляется хранение отдельных частей, устройств и деталей, которые необходимы для изготовления запатентованного объекта либо которые представляют собой и (или) содержат в себе составные части запатентованного объекта. Например, использованием изобретения будет считаться хранение отдельных частей двигателя, с помощью которых можно собрать целый двигатель.

Судебная практика. Президиум Верховного Суда РФ указал, что разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения .

В данном случае суд кассационной инстанции поддержал решение суда апелляционной инстанции, который на основании ст. ст. 15, 1350 ГК РФ и заключения судебной экспертизы признал изготовление обществом спорной проектной документации для строительства здания введением в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованных технических решений (изобретений).

При этом согласно заключению судебной экспертизы спорный проект здания содержал девять признаков изобретения и один эквивалентный признак из десяти приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, исключительное право на который принадлежало истцу. В результате суд признал факт нарушения исключительного права истца на патент и взыскал с нарушителя убытки за нарушение исключительного права; совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В данном случае речь идет о нарушении патента на способ изготовления продукта. В соответствии со ст. 5quater Парижской конвенции, “если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране”.

По общему правилу совершение действий по введению в оборот и хранению для этих целей продукта будет считаться нарушением патента на способ, если патентообладатель докажет, что продукт изготовлен запатентованным способом.

Однако если речь идет о продукте, отсутствовавшем на рынке и не известном из уровня техники до появления запатентованного способа, то представления доказательств того, что продукт изготовлен запатентованным способом, не требуется. Предполагается, пока не было доказано иное, что запатентованный способ был использован при изготовлении данного продукта.

Как отмечает профессор Георг Хендрик Христиан Боденхаузен, решение о включении ст. 5quater в текст Конвенции было принято на конференции по пересмотру положений Парижской конвенции в г. Лиссабоне в 1958 г. До 1958 г. “Конвенция предоставляла государствам-членам полную свободу в определении в текстах национальных законодательств того, какие действия третьих лиц будут считаться нарушением патента”.

При этом на конференции в Лиссабоне было предложено существенным образом изменить данную ситуацию и включить в текст Парижской конвенции правило, в соответствии с которым “патент на способ производства будет нарушен в случае ввоза, продажи или использования продуктов, полученных запатентованным способом в другой стране” . Однако данное предложение не получило поддержки государств-членов, и поэтому ст. 5quater была принята в существующей редакции.

Как справедливо отмечает профессор Боденхаузен, нарушением исключительного права обладателя патента на способ должно признаваться не только изготовление продукта запатентованным способом на территории страны, где существует и поддерживается в силе патент на способ изготовления, но также и импорт продукта, изготовленного с применением запатентованного способа, даже если данный способ не имеет патентной защиты на территории страны, из которой осуществляется ввоз продукта .

Например, на территории Российской Федерации действует патент на способ изготовления элементов ограждающих конструкций. При этом на территории Китая отсутствует патентная защита данного способа изготовления, и одновременно с этим на территорию Российской Федерации из Китая ввозятся ограждающие конструкции, изготовленные с применением данного способа.

В этом случае ввоз на территорию Российской Федерации указанных ограждающих конструкций будет считаться нарушением исключительного права обладателя патента Российской Федерации на способ изготовления элементов ограждающих конструкций;  совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

В данном случае речь идет о ввозе на территорию Российской Федерации, изготовлении, применении, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Например, в том случае, если патент выдан на способ геолокации без использования GPS-сигнала, то необходимо получить разрешение у патентообладателя на изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, введение в гражданский оборот и иные способы использования в отношении навигаторов, видеорегистраторов и иных подобных устройств, в которых данный способ геолокации осуществляется автоматически;
4) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

В данном случае речь идет о так называемом патенте на применение. Большинство изобретений, как правило, относятся к созданию нового продукта или способа. Новизна изобретения на применение достигается за счет выявления неизвестного свойства уже известного объекта, что позволяет использовать данный уже существующий объект по новому назначению.

По этой причине в сравнении с изобретением на продукт объем правовой защиты, предоставляемый изобретениям на применение, как правило, . Это связано с тем, что патент на продукт защищает весь продукт целиком, а патент на применение защищает конкретное, описанное в заявке применение определенного продукта по новому назначению.

В качестве примера изобретения на применение может быть приведен следующий пример из Руководства Роспатента по экспертизе заявок на изобретения : “применение 0,3 – 0,5% водного раствора “А” в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей”.

Таким образом, фактически в данном случае в подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ законодатель предоставил изобретению на применение равнозначную защиту по сравнению с изобретениями на продукт и способ его получения; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Данный подпункт также относится к патентам на способ и в отличие от подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ охватывает также иные формы осуществления способа, включая его применение.

Таким образом, неисчерпывающий перечень п. 2 ст. 1358 ГК РФ определяет способы использования изобретения. Фактически это означает, что использование изобретения способами, указанными в данном пункте, а также иными способами, прямо не поименованными в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, должно осуществляться только с согласия патентообладателя.

Вместе с тем действующее законодательство Российской Федерации содержит важное уточнение, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Судебная практика. Верховный Суд РФ указал, что для установления факта использования изобретения “необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения” .

С учетом того что любое изобретение описывается соответствующей формулой, при ответе на вопрос о том, используется ли изобретение в данном случае и необходимо ли получать согласие патентообладателя, необходимо прежде всего сравнивать независимые пункты формулы запатентованного изобретения и используемого объекта.

При этом законодателем сделано еще одно важное уточнение: использованием изобретения признается использование не только каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы, но и признаков, которые эквивалентны (идентичны) признакам, содержащимся в независимом пункте формулы и ставшим известными в качестве эквивалентных признаков в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Дискуссия. В настоящее время определение эквивалентности признаков формулы изобретения является одним из наиболее сложных вопросов в теории и практике применения патентного права. В научной литературе данный комплекс проблем также именуется теорией эквивалентности.

На наш взгляд, основная сложность, связанная с определением того, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что, во-первых, в настоящее время отсутствует легальное либо широко распространенное в теории патентного права определение понятия “эквивалентный признак”; во-вторых, в данном случае большую роль играет субъективная интерпретация наличия или отсутствии эквивалентности; в-третьих, отсутствуют правила применения и сравнения эквивалентных признаков.

Так, например, М.В. Пантелеев и М.А. Серова приводят следующие определения эквивалентных признаков: 

• эквивалентные признаки – это признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечивающие достижение одинакового технического результата;
• эквивалентные признаки – признаки, совпадающие по выполняемой функции, достигаемому техническому результату и способам достижения этого результата .

Н.Н. Аверченко предлагает считать признак эквивалентным, если сущность изобретения при замене признака не изменится, а достигаемый результат останется прежним .

В.Н. Дементьев, В.М. Рыбаков, А.А. Христофоров предлагают считать эквивалентными признаками такие признаки, при замене которых сущность изобретения не меняется, при этом “достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области” .

Зарубежный опыт. Как отмечает Robert C. Kahrl, в Соединенных Штатах Америки при определении эквивалентности признаков изобретения используется так называемый трехступенчатый тест, в соответствии с которым необходимо получить последовательные ответы на следующие вопросы:

• “выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию?”;
• “выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом?”;
• “выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом и при этом достигается одинаковый результат?” .

Как отмечают Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna, “эквивалентность в патентном праве – это не заложник формулы изобретения и поэтому она не должна рассматриваться в вакууме. Эквивалентность не требует полной идентичности для каждой цели использования и в каждом признаке.

При определении эквивалентности признаки, идентичные другим признакам, могут быть не эквивалентны друг другу, и в то же время признаки, которые для достижения большинства целей являются эквивалентными, могут не являться эквивалентными в данном случае. Необходимо учитывать цель использования признака в патенте, характеристики, которые он проявляет при взаимодействии с другими признаками, а также функцию, которую он выполняет” .

Немецкие авторы Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann считают, что об эквивалентности признаков можно говорить в том случае, если признаки изобретения, защищенного патентом, могут быть заменены эквивалентными признаками, при этом по выполняемой функции они также соответствуют признакам изобретения, защищенного патентом .

Как видим, и в отечественной, и в зарубежной научной литературе в настоящее время отсутствует единство по вопросу о том, какие признаки изобретения и по каким основаниям считать эквивалентными.

В самом общем виде эквивалентными признаются признаки, которые выполняют одну и ту же функцию с одинаковым результатом. При этом факт использования изобретения определяется только в отношении независимого пункта формулы изобретения. При неопределенности объема правовой охраны для выяснения содержания формулы изобретения могут быть использованы дополнительные материалы, например схемы, чертежи, описание, однако такое дополнительное толкование в любом случае не должно приводить к сужению или расширению правовой охраны.

Ясное понимание категории “эквивалентность” в патентном праве имеет чрезвычайно важное значение, так как именно с помощью теории эквивалентности определяется идентичность запатентованному изобретению и, как следствие, дается ответ на вопрос о том, нарушается ли в данном случае исключительное право обладателя патента на изобретение.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Необходимо отметить, что в отношении полезных моделей теория эквивалентности не действует: в данном случае необходимо установить совпадение всех реальных признаков объекта с признаками, содержащимися в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, при определении наличия или отсутствия нарушения исключительного права обладателя патента на промышленный образец ключевое значение имеет тот факт, каким образом промышленный образец воспринимается обычным потребителем.

В том случае, если запатентованный и сравниваемый промышленные образцы производят на потребителя одинаковое впечатление, при этом используются существенные признаки запатентованного промышленного образца и сравниваемые промышленные образцы имеют сходное назначение, то по общему правилу в данном случае следует говорить о нарушении исключительного права обладателя патента на промышленный образец.